11. Hukuk Dairesi 2024/3448 E. , 2025/2191 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi SAYISI : 2021/1499 Esas, 2024/506 Karar HÜKÜM : Kabul İLK DERECE MAHKEMESİ : İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi SAYISI : 2020/104 E., 2021/134 K. Bölge Adliye Mahkemesi kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmekle; temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü: KARAR
I. DAVA Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili şirketin ortağı ...'ün babası ile davalının kardeş olduğunu, her iki kardeşin 17.01.1995 tarihinde ...Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.'ni kurduklarını, uzun yıllar bu markayı yalnızca testil sektöründe kullandıklarını, müvekkili ile davalının birlikte faaliyetlerine devam ettiklerini, fakat söz konusu şirketin iflas ettiğini ve sicilden terkin edildiğini, daha sonra ...'ün müvekkili şirketi kurarak söz konusu "..." markasını inşaat sektöründe kullanmaya başladığını, müvekkili gerçek hak sahibi olmasına rağmen haksız ve hukuka aykırı olarak davalının müvekkilinin markasını tescil ettirdiğini, müvekkili şirketin 2015 yılında kurulduğunu ve inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini, davalı tarafın inşaat sektöründe hiçbir faaliyeti olmamasına rağmen kötüniyetli olarak müvekkilinin inşaat sektöründe faaliyet göstermeye başlamasından 4 sene sonra 30.10.2018 tarihinde 2018/96372 tescil numarası ile markayı inşaat sektöründe tescil ettirdiğini, davalı tarafın 90'lı yıllarda testil ve konfeksiyon alanında "..." markasını müvekkili şirket ortağının babası ile birlikte kullandığını, inşaat sektöründe faaliyetlerinin bulunmadığını, şirketin sicilden terkin edildiğini, davalı tarafın inşaat sektöründe markayı hiç kullanmadığı gibi tekstil ve konfeksiyon sektöründe de 5 yılı aşkın süredir kullanmadığını ileri sürerek davalı adına tescilli markanın hükümsüzlüğe karar verilmesini talep etmiştir.
II. CEVAP Davalı vekili cevap dilekçesinde; markanın ilk olarak müvekkili tarafından oluşturulup 1993 yılında tescil edildiği gözönüne alındığında, markayı ortaya çıkaran ve markaya tanınmışlık düzeyi kazandıran dolayısıyla iddiaların aksine gerçek ve üstün hak sahibi olan kişinin müvekkili olduğunu, müvekkilinin tekstil sektöründeki faaliyeti sona erdikten sonra inşaat sektöründe faaliyette bulunmak üzere daha önce adına tescil ettirmiş olduğu ...markasını bir nevi eski markasının devamı olarak bu sefer de ...Yapı olarak kullanmak üzere 30.10.2018 tarihinde kendi adına tescil ettirdiğini, müvekkilinin inşaat sektöründe ilk kez faaliyete başladığı tarihinin 2014 yılı olduğunu, müvekkili ile.... aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı müvekkilinin şirketteki hissesini devrettiğini, bu şirket ile bağı kalmadığı için inşaat sektöründeki faaliyetinin devamında anılı ismi bu sebeple kullanmadığını, daha önce tekstil sektöründe kullandığı ...markasını inşaat sektöründe ...Yapı olarak kullanmak üzere adına tescil ettirdiğini, akabinde inşaat yapmak üzere çeşitli arsalar satın aldığını, ancak pandemi nedeniyle ekonomik olarak zor duruma düştüğünden son zamanlarda inşaat alanındaki faaliyetlerini yavaşlatmak zorunda kaldığını, müvekkilinin ...Yapı markasını 2018 yılında tescil ettirdiğini ve üzerinden 5 yıl geçmediğini, bu alanda faaliyeti olmadığından bahisle markanın hükümsüzlüğüne ve terkinine karar verilmesinin usule ve yasaya aykırı olduğunu, ...markasının müvekkili ile özdeşleştiğini ve markanın yarattığı tanınmışlık ve güven sayesinde iş hacmini genişletmek düşüncesi ile hareket edildiğini, müvekkilinin kendi yarattığı markayı kendi adına tescillemesinin normal olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile davacının dava konusu markayı tescil başvuru tarihinden önce 14.01.2016 yılından itibaren markasal olarak kullanmaya başladığı, bu kullanımın yerelden çok geniş coğrafyada belirli bir ayırt edicilik düzeyine ulaşmadığı, ancak davacı ortağı ile davalının amca yeğen olduğu, davalının marka başvurusundan önce davacı firmanın "..." ibaresini markasal olarak kullandığını bilmemesinin hayatın olağan akışına aykırı bulunduğu, davalı markasının davacı markasının bire bir aynı olduğu, davalının seçme özgürlüğü bulunmasına rağmen son derece ayırt ediciliği yüksek "..." ibaresini seçip tescil ettirmesinin, davacının ticaretini engellemeye yönelik olduğu, iyiniyetli tescil olmadığı gerekçesiyle davacının davasının kabulü ile davalı adına tescilli 2018/96372 numaralı markanın kötüniyetli tescil sebebiyle hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine karar verilmiş, hüküm, taraf vekillerince istinaf edilmiştir.
IV. İSTİNAF Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında Mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı, uyuşmazlık konusunda ehil bilirkişi tarafından düzenlenen ve hükme esas alınan 24.08.2021 tarihli raporunun denetime elverişli, hüküm kurmaya yeterli olduğu, davacının önceye dayalı kullanımını ispat ettiği, "...Yapı" işareti ile davalı adına tescilli "...YAPI" markasının tescilli olduğu sınıflarda kullanılması hâlinde davacının işareti ile karıştırılma ihtimalinin bulunduğu, dosya kapsamında tescil başvurusundan önce davalının dava konusu markayı kullandığına dair herhangi bir bilgi veya belge bulunmadığı, uzun yıllar ortak olarak tekstil alanında iş yapan ve akraba olan tarafların birbirinin faaliyetinden haberdar olduğunun kabulü gerekeceği, Mahkemece davalı adına tescilli "...YAPI" markasının tescilinin kötüniyetli tescil olarak kabul edilmesinin isabetli olduğu, davalının markasının tescil tarihi ile dava tarihi arasında geçen süre nazara alındığında, davacının davalının markasına sessiz kalma yoluyla onay verdiğinin de kabul edilemeyeceği, bu sebeplerle davalı vekilinin istinaf itirazlarının reddine, davacı vekilinin istinaf itirazlarına gelindiğinde, Mahkemece gerçek hak sahipliği iddiası yönünden hüküm kurulmamış olmasının hatalı olduğu, davacı vekilinin istinaf itirazlarının kabulü gerektiği gerekçesiyle davalı vekilinin istinaf itirazlarının esastan reddine, davacı vekilinin istinaf itirazlarının kısmen kabulü ile İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılmasına, davacının davasının kabulü ile davalı adına tescilli 2018/96372 numaralı markanın, davacının eskiye dayalı kullanımı nedeni ile gerçek hak sahibi olması ve davalı tarafından kötüniyetli olarak tescil edilmiş olması sebebiyle hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine karar verilmiş, hüküm, davalı vekilince temyiz edilmiştir.
V. TEMYİZ A.Dava ve Hukuki Nitelendirme Dava, gerçek hak sahipliğine ve kötüniyetli tescile dayalı markanın hükümsüzlüğü ve sicilden terkini istemine ilişkindir. B. Değerlendirme ve Gerekçe İlk Derece Mahkemesince verilen karara yönelik olarak yapılan istinaf başvurusu üzerine 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 355. vd. maddeleri kapsamında yöntemince yapılan inceleme sonucunda Bölge Adliye Mahkemesince esastan verilen nihai kararda, dosya kapsamına göre saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kurallarına aykırı bir yön olmadığı gibi aynı Kanun'un 369/1 hükmü ve 371. maddesinin uygulanmasını gerektirici nedenlerin de bulunmamasına göre usul ve yasaya uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir. VI.SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK'nın 370/1 hükmü uyarınca ONANMASINA, aynı Kanun'un 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 27.03.2025 tarihinde kesin olarak oy çokluğuyla karar verildi. MUHALEFET ŞERHİ Çoğunlukla ortaya çıkan uyuşmazlık, bir başkası tarafından tescilsiz bir işaretin markasal kullanıldığının bilinmesinin marka tescilinde kötüniyet oluşturup oluşturmadığı noktasında toplanmaktadır. Somut olayda, davalı 25 inci sınıfta dava konusu “....” ibaresini 1993 yılında tescil ettirmiş, ancak yenilenmediği için müddet olmuştur. Markanın müddet olmasından sonra davacı bu işareti inşaat sektöründe fiili olarak ve dolayısıyla tescilsiz kullanmaya başlamıştır. Davalı da, davacının fiili kullanıma başlamasından sonra işareti inşaat hizmetlerinde marka olarak tescil ettirmiştir. Belirtmek gerekirse, davalı tescil başvurusunda bulunduğu sırada işaretin davacı tarafından tescilsiz marka olarak inşaat sektöründe kullanıldığını bilebilecek durumda olduğu, hatta bildiği anlaşılmaktadır. Davanın açıldığı tarih itibariyle yürürlükte bulunan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun (SMK) 6/9 hükmü ile kötüniyet marka tescilinde nispi ret nedeni olarak düzenlenmiş, 25/1 hükmü ile de markanın hükümsüzlüğü sebebi olarak düzenlenmiştir. Ancak, hem SMK’nın mehazı Avrupa Birliği (AB) mevzuatında hem de SMK’da marka tescilinde kötüniyet tanımlanmamıştır. Dolayısıyla bu kavramın içi doktrin ve uygulamada doldurulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda hemen belirtilmelidir ki, AB ve İngiltere doktrin ve uygulamasında, asıl olanın ticaret alanında mal ve/veya hizmetlerde kullanılmak üzere marka tescilinin iyiniyetle yapılması gerektiği şeklinde İngiltere Marka Kanunun m. 23/3 üncü maddesinde formüle edilen ilkeden hareketle, tanınmış olsun ya da olmasın başkasına ait bir markanın aynısını ya da benzerini bilerek marka olarak tescil ettirmek tek başına kötüniyet oluşturmayacağı belirtilmektedir. O nedenle anılan temel ilkeden hareketle marka tescilinde kötüniyetin başvuru anına göre belirlenmesi gerektiği ileri sürülüp, bu bağlamda bazı kriterler ortaya konulmuştur. Söz konusu kriterlerden ilki, kullanma niyeti olmadığı halde rakiplerin kullanımını engellemek veya markayı satmak için marka tescili yaptırmaktır. İkincisi, çok sınırlı sayıda mal veya hizmetlerde kullanacağı halde, rakiplerin kullanımını engellemek için markanın tescil ettirildiği mal ve/veya hizmetlerin kapsamını geniş tutmak, üçüncüsü markanın başkası tarafından kullanılacağının veya tescil ettirileceğinin öğrenilmesinden sonra o kişinin kullanacağı veya tescil ettireceği mal ve/veya hizmetlerini de kapsar şekilde markayı kendi adına tescil ettirmek, dördüncüsü, izni ve onayı olmadan tanınmış bir kişinin imajını veya adını marka olarak tescil ettirmek, beşincisi ise, zaten başkası tarafından kullanılan tescilli markayla karışıklık yaratacak şekilde bu markanın kullanımını engellemek için marka tescil başvurusunda bulunmaktır. Ancak, ortaya konulan bu kriterlerden birinin veya bir kaçının somut olayda bulunması bile marka tescilinde kötüniyetin varlığı için tek başına yeterli kabul edilmemektedir. Marka tescili için yapılan başvurunun da, markanın mal ve/veya hizmetlerde kullanmak için değil bilahare markayı satmak veya rakiplerin kullanımına engel olarak rekabeti ihlal etmek amacıyla yapılması şarttır (BENTLY Lionel/SHERMAN, Bread, İntellectual Property Law, Oxford Üniversity Pres, Newyork, 2002, s. 806-810; BAİNBRIDGE, David I, Intellectual Property, Sixth Edition, Longman, Britain, 2007, s. 624-628). Avrupa Topluluğu Adalet Divanı (ATAD)’da, bir markanın başkası tarafından kullandığını bilen veya bilecek durumda olan kişinin o markayı mal ve/veya hizmetlerde kullanmak için tescil ettirmesinin tek başına kötüniyet oluşturmayacağını, marka tescilinde kötüniyetten söz edebilmek için, bir markanın başkası tarafından kullanıldığını bilen veya bilebilecek durumda olan kişinin o markayı kullanma niyeti olmaksızın, bizzat sahibinin o markayı kullanmasını veya tescilli olduğu mal veya hizmetlerin pazara girmesini engellemek amacıyla tescil ettirmek istemesinin kötüniyetli başvuru olacağını belirtmektedir. Yine başvuru sırasında kötüniyetin, somut olaydaki objektif koşullar çerçevesinde belirlenmesi gereken subjektif bir etki olduğu saptamasında da bulunulmuştur. Ayrıca, tescili talep edilen bir markanın bir ürünün şekil ve görüntüsünün tamamını kapsaması rakiplerin ürünün şekil ve görüntüsünü seçmedeki özgürlüklerini teknik ya da ticari etmenler nedeniyle kısıtlayacağı belirtilmiştir. Böylece, aynı ve/veya benzer mal ve/veya hizmetlerin pazarlanmasının önüne geçileceğinden başvuru sahibinin kütüniyetli hareket ettiğinden bahsedilebileceği saptamasında bulunulmuştur (ATAD, T. 11.06.2009, S. 529/07, ...., .... Dergisi, Yıl, 5, Sayı, 20, Legal, s. 882 vd.). Türk uygulamasında ise Yargıtay, mülga 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (556 sayılı KHK) yürürlükte olduğu dönemde, tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız olarak yararlanmak veya gerçekte kullanma niyeti olmaksızın, sadece yedekleme veya marka ticareti yapma amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve tescillerin marka hukuku kapsamında genel olarak kötüniyet olup olmadığının her somut olayın özellikleri göz önüne alınarak belirlenmesi gerektiğini belirtmektedir (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, T. 17.07.2008, S. 11-501/507). Bilindiği üzere mülga 556 sayılı KHK’da kötüniyet marka tescili için yapılan başvuruya itiraz sebebi olarak kabul edilmiş olmasına rağmen (556 sayılı KHK m. 35/1), marka tescilinde ret nedeni olarak düzenlenmediği gibi, hükümsüzlük sebebi olarak da düzenlenmemişti. Yargıtay 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 2. maddesinden hareketle kötüniyeti marka tescilinde ret nedeni ve dolayısıyla hükümsüzlük sebebi olarak kabul etmiştir. Burada belirtilmelidir ki, tescil ile sağlanan korumadan yararlanabilmek için markanın ticaret alanında mal ve/veya hizmetlerde kullanılması amacıyla tescil edilmesi ve kullanılması zorunludur. Tescil ile sağlanan marka korumasının amacı buna yöneliktir. O nedenle kullanma amacı olmaksızın tescil edilen markaların tescil ile sağlanan korumadan yararlanması söz konusu olamaz. Bu bağlamda kullanma amacı olmaksızın başkasının markasından haksız yararlanmaktan kasıt, mal ve/veya hizmetlerde kullanmadan tescil ettirilmiş olan başkasına ait markayı satmak veya markanın sahibine karşı kullanmak suretiyle haksız menfaat sağlamak vs olarak anlamak gerekir. Bu açıklamadan sonra somut olaya gelince, davalının dava konusu işareti marka olarak tescil ettirmek için başvuruda bulunduğu sırada, davacı tarafından tescilsiz marka olarak aynı sektörde kullanıldığını bilmektedir.. Ancak sadece işaretin başkası tarafından fiili olarak markasal kullanıldığının bilinmesi yukarıda belirtildiği üzere marka tescilinde kötüniyet oluşturmaz. Kötüniyetli tescil başvurusundan söz edebilmek için yukarıda belirtilen kriterlerden en az birinin somut olayda bulunması ve kullanma niyetinin de olmaması gerekmektedir. Tekrar etmek gerekirse, tanınmış olsun veya olmasın başkasına ait tescilli veya tescilsiz bir markanın aynısının veya benzerinin bir başkası tarafından aynı ve/veya benzer mal veya hizmetlerde marka olarak tescil ettirilmesi tek başına marka hukuku kapsamında kötüniyet oluşturmamaktadır. Kötüniyetten söz edebilmek için yukarıda belirtilen kriterlerden en az birinin bulunması yanında, marka tescili için yapılan başvurunun da markanın mal ve/veya hizmetlerde kullanmak için değil, bilahare markayı satmak veya rakiplerin kullanımına engel olmak suretiyle rekabeti ihlal etmek amacıyla tescil başvurusunun yapılmasını gerekli kılmaktadır. Somut olayda ise, davalının markayı ticaret alanında mal ve/veya hizmetlerde kullanma dışında amacının olduğu iddia ve ispat edilmediğinden kötüniyettin kabulü doğru olmamıştır. Hal böyle olunca, marka tescilinde kötüniyet bulunmadığının kabulü ile sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile davalının marka tescilinde kötüniyetli olduğunun kabulü ile sonuca gidilip karar verilmesinin doğru olmadığını düşünmekteyiz. Bu durum karşısında kararın BOZULMASI gerektiği görüşünde olduğumuzdan sayın çoğunluğun ONAMA yönündeki görüşüne katılmamaktayız.